In questo post vi parleremo di registrazione marchio e nome a dominio, spiegando quali sono i principali errori che vengono commessi dagli startupper nel momento in cui si accingono ad avviare un progetto di impresa.
Registrazione marchio e nome a dominio: le finalità della protezione.
In primo luogo, è necessario tener presente che sia il marchio sia il nome a dominio rappresentano dei “segni distintivi” ovvero dei “segni” che hanno la funzione di ricollegare un determinato prodotto o servizio all’impresa che lo produce. Intuitivamente, l’apposizione del marchio ALFA – ROMEO sulle autovetture lascerà intendere al consumatore che quel determinato prodotto viene commercializzato dall’Alfa Romeo. Allo stesso modo, il sito web ferrari.it dovrebbe richiamare l’attenzione dei consumatori interessati ai prodotti della Ferrari. Fin qui sembra tutto chiaro.
A questo punto, si pone, però, l’annoso dilemma: è necessario registrare il marchio o è sufficiente il nome a dominio?
Nella mia esperienza, molte volte gli startupper mi hanno risposto: “no, non intendiamo registrare il marchio, tanto abbiamo il nome a dominio”.
Si tratta di una risposta, purtroppo, molto pericolosa e vediamo subito il perché.
Supponiamo di aver registrato il nome a dominio beta.it. Se un domani qualcuno registrasse un marchio nazionale denominato beta, potremmo attaccarlo per invalidare il marchio per difetto di novità?
Ai sensi dell’art. 12 lett. b) del Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30), astrattamente è privo di novità un segno identico o simile ad un marchio a dominio già utilizzato, laddove sussista un rischio effettivo di confusione per il consumatore (derivante dalla somiglianza dei segni e/o dei prodotti/servizi offerti). Per cui si potrebbe ritenere – per rispondere alla nostra domanda – che già il nome a dominio attribuisca una certa tutela.
Tuttavia, la disposizione citata, subito dopo, precisa che L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.
Cosa vuol dire?
Significa, molto semplicemente, che, per invalidare un marchio per conflitto con un nome a dominio, è necessario dimostrare che il nostro nome a dominio sia conosciuto a livello ultralocale (eventualmente anche regionale, cfr. App. Napoli 30-11-2015)
A questo punto, la risposta che ci viene fornita è sempre la stessa: basta stampare le metriche di google analytics.
La questione non è così semplice. Per dare una risposta esaustiva, occorre fare riferimento alle pronunce della giurisprudenza di merito che, in materia, hanno indicato alcuni criteri per determinare se un nome a dominio (e, in generale, un marchio di fatto) siano in possesso dei presupposti richiesti dal Codice per “togliere” il requisito della novità di un marchio registrato (e, quindi, invalidarlo).
Generalmente, più che le metriche di analytics, si utilizzano quali fonti di prova: indagini di mercato (cd. indagini demoscopiche), recensioni dei prodotti/servizi su riviste specializzate a rilevanza nazionale, fatture relative alla vendita dei prodotti/servizi in ambito ultralocale (almeno regionale).
Non si tratta di una prova semplice da fornire. Non a caso, in molti procedimenti in materia, non si riesce a fornire una prova sufficiente ed esauriente.
Di conseguenza, sarebbe auspicabile e consigliabile che le startup registrassero non solo il nome a dominio ma anche il marchio d’impresa (si tratta di una procedura non certo costosa).
Tra l’altro, la registrazione del marchio consente di attivare la tutela inversa, in modo semplice e rapido. Infatti, il titolare di un marchio registrato può, a certe condizioni, chiedere la “riassegnazione” dei nomi a dominio registrati da terze parti e, quindi, tutelare pienamente i propri asset immateriali.
L’immagine del post è realizzata da India7 Network.
